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四、禁反言

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱,係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據,一旦公告,任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件,基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴,不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此,「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。
「禁反言」之成立要件若待鑑定對象適用「均等論」,而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項,則適用「禁反言」。例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C,待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D,雖然專利權人於申請時申請專利範圍中有記載A、B、D,但於申請過程中已將A、B、D修正為A、B、C,應判斷待鑑定對象適用「禁反言」。惟若專利權人於申請至維護過程中已註明D與C為相同意義,且其補充、修正或更正與可專利性無關,則待鑑定對象不適用「禁反言」。
判斷「禁反言」之注意事項:1.主張「禁反言」有利於被告,故應由被告負舉證責任。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供,或由被告向法院聲請調查。若被告未主張「禁反言」,他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。2.「禁反言」與「均等論」兩者在適用上產生衝突時,「禁反言」優先適用。3.若申請專利範圍曾有補充、修正或更正,應
探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由,若理由明確,應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」﹔若理由不明確,得推定其與可專利性有關,適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關,則應判斷待鑑定對象不適用「禁反言」。4.待鑑定對象適用「均等論」,但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者,應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。5.待鑑定對象適用「均等論」,且適用「禁反言」,應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。